Opposizione alla registrazione di un marchio identico o simile, azione di nullità e contraffazione

Il marchio, il nome o simbolo commerciale utilizzato da un imprenditore quale mezzo idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata azienda, gode di una speciale tutela giuridica sia in caso di registrazione che di cosiddetto preuso.

Il marchio, quale segno distintivo di un’impresa, non può essere confondibile con altri marchi; il titolare di un marchio registrato ha diritto di valersene in modo esclusivo, può chiedere la dichiarazione di nullità del marchio utilizzato e registrato successivamente, nonché opporsi all’uso.

Si differenziano dal marchio d’impresa, il marchio collettivo, per associazioni, cooperative o consorzi, che seguono controlli di conformità dell’originalità, della natura e della qualità dei prodotti o servizi associati al marchio, secondo un preciso disciplinare.

La tutela giuridica del marchio può anche estendersi a livello internazionale, con apposita registrazione speciale.

Usare nomi o altri segni distintivi idonei a produrre confusione col marchio registrato è atto di concorrenza sleale perseguibile ai sensi di legge, se la confusione può generarsi con altri già in uso per prodotti dello stesso genere o affini. Peraltro, più un marchio è famoso (cosiddetto marchio forte), maggiore è la tutela che riceve (per i cosiddetti marchi deboli si utilizzano criteri meno rigorosi, invero, sono sufficienti lievi modificazioni per escludere la confondibilità).

La rilevanza della possibilità di confusione dipende esclusivamente dalla percezione che possono avere i consumatori. Inoltre, la sanzione per gli atti di concorrenza sleale si apllica a prescindere dal fatto che un pregiudizio si sia concretamente verificato, essendo sufficiente la sola possibilità che si verifichi.

Il marchio può essere costituito da parole, numeri, lettere, forme, combinazioni o tonalità cromatiche; può essere di fabbrica, di commercio o di servizio, in ogni caso, il giudizio di confondibilità fra marchi si compie tenendo conto dell’impressione che può essere suscitata nel consumatore di media attenzione e diligenza, sempre allo scopo di scongiurare il rischio di ingenerare nel consumatore confusione o associazione tra prodotti di aziende diverse.

Successivamente al deposito di un marchio per la registrazione, è possibile subire contestazioni da parte di terzi se non addirittura accuse di contraffazione, rispetto a marchi italiani, comunitari e internazionali.

In particoalre, tra il deposito e la registrazione può passare circa un anno, necessario per i controlli di ordine pubblico e buon costume da parte dell’Ufficio competente nonché per il deposito dell’opposizione da parte del titolare di un marchio simile o identico.

La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio identico o simile è una procedura amministrativa, a differenza dell’azione di contraffazione che è una vera e propria azione giudiziaria, salva in ogni caso la possibilità di proporre azione di nullità del marchio con procedimento giudiziale ordinario.

L’opposizione amministrativa deve essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MISE su apposito modulo, con versamento dei diritti con modello F24 (oltre ad una tassa in caso di lettera d’incarico e ai compensi per il professionista), il tutto entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, di una domanda di registrazione oppure della registrazione se non è stata pubblicata la domanda.

L’opposizione deve indicare il diritto dell’opponente, la sua legittimazione e una spiegazione dei motivi dell’opposizione, il tipo di registrazione su cui si basa l’opposizione (nazionale, comunitario, internazionale), gli estremi del marchio registrato o della domanda, il tipo di marchio e i prodotti o servizi cui si riferisce, occorre altresì allegare copia della pubblicazione della domanda o della registrazione precedente al marchio cui ci si oppone.

Ricevuto l’atto di opposizione e valutata la sua ammissibilità, l’Ufficio competente comunica alle parti, opponente ed opposto, la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi del Codice della Proprietà Industriale.

L’accordo di conciliazione deve essere concluso entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata dall’Ufficio. Tale termine non è perentorio, in quanto le parti possono estenderlo, con comune istanza di proroga da presentare prima della scadenza, fino al massimo di un anno a decorrere dalla data della ricezione della prima comunicazione dell’Ufficio.

Nel caso in cui sia raggiunto un accordo, l’opposizione si estingue. Se l’opposto ritira la domanda di registrazione del marchio, l’opposizione decade.